A Court’s Inter Partes Recognition of a Trademark as Well-Known as Part of the Reasons for the Judgment, and Not the Declaratory Judgment Itself - Comment on the Citramon Case

Abstract

Background: Ukrainian trademark law allows the owner of a well-known trademark to obtain recognition of its well-known status either through an administrative procedure or through court proceedings. These mechanisms are generally perceived as alternative options available to the trademark owner, both of which produce erga omnes effects. The Grand Chamber of the Supreme Court was required to determine whether this understanding is compatible with the principle that a judgment in a commercial dispute is binding only on the parties to that dispute, i.e., that it has only inter partes effect.

Methods: The study employs doctrinal and normative methods. It combines cross-jurisdictional doctrinal analysis, used to identify how the doctrine of the inter partes effect of judicial decisions has developed in modern Ukrainian jurisprudence, with a case-study methodology illustrating the practical consequences of the identified doctrinal problem. The study also employs interpretive and argumentation analysis to reconstruct the Court’s reasoning. Normative analysis assesses the Court’s decision against the requirements of adversarial proceedings, courts’ statutory duty to provide an effective remedy, and the enforceability of judgments.

Results and Conclusions: The Grand Chamber’s decision confirms the Supreme Court’s established approach, emphasising courts’ duty to provide an adequate and effective remedy. In disputes involving a well-known trademark and a competing registered trademark, the appropriate remedy is not standalone declaratory relief recognising a trademark as well-known. Rather, the court should invalidate the competing trademark registration and order the IP Office to record its cancellation, while recognising the claimant’s trademark as well-known as a necessary precondition for granting that relief. This approach preserves the inter partes effect of judicial decisions. It avoids undermining the time limit under Article 6bis of the Paris Convention for cancelling a good faith competing registration, as allowing separate proceedings for recognition of well-known status could effectively restart the limitation period for cancellation and deprive bona fide owners of competing registered trademarks of a legitimate limitation defence.

Вступ. Українське законодавство у сфері охорони прав на торговельні марки передбачає можливість визнання торговельної марки добре відомою як в адміністративному, так і в судовому порядку. Ці механізми зазвичай розглядаються як альтернативні способи захисту, доступні власнику торговельної марки, кожен із яких має наслідки erga omnes. Велика Палата Верховного Суду мала визначити, чи узгоджується таке розуміння з принципом, згідно з яким судове рішення у господарському спорі є обов’язковим лише для сторін цього спору, тобто має лише ефект inter partes.

Методи. У дослідженні використовуються доктринальний та нормативний методи. Порівняльно-правовий доктринальний аналіз, спрямований на з'ясування розвитку доктрини inter partes-ефекту судових рішень у сучасній українській судовій практиці, поєднано з методом аналізу конкретної справи, що ілюструє практичні наслідки виявленої доктринальної проблеми. У статті також застосовуються методи тлумачення та аналізу юридичної аргументації для реконструкції мотивів судового Access to Justice in Eastern Europe ISSN 2663-0575 (Print) ISSN 2663-0583 (Online) Journal homepage http://ajee-journal.com 656 рішення. Нормативний аналіз спрямовано на оцінку рішення Великої Палати крізь призму вимог змагального судочинства, встановленого законом обов'язку судів забезпечувати належний та ефективний спосіб судового захисту, а також можливості примусового виконання судових рішень.

Результати та висновки. Рішення Великої Палати підтверджує усталений підхід Верховного Суду, який наголошує на обов’язку судів забезпечувати належний та ефективний спосіб захисту. У спорах щодо добре відомої торговельної марки та зареєстрованої торговельної марки іншої особи належним способом захисту є не самостійне декларативне рішення про визнання торговельної марки добре відомою, а визнання недійсною реєстрації іншої торговельної марки із зобов’язанням Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій внести запис про її скасування. Водночас суд має встановити, що торговельна марка позивача є добре відомою, оскільки це є необхідною передумовою застосування зазначеного способу захисту. Такий підхід забезпечує збереження inter partes-ефекту судових рішень. Він також запобігає обходу строку, передбаченого статтею 6bis Паризької конвенції для скасування добросовісно зареєстрованої торговельної марки іншої особи, оскільки можливість окремого судового провадження щодо визнання торговельної марки добре відомою фактично дозволила б обійти встановлений строк для оскарження такої реєстрації та позбавила б добросовісних власників зареєстрованих торговельних марок права посилатися на сплив установленого строку як на підставу для захисту.